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Azioni parallele in tema di contraffazione e competenza del tribunale preventivamente adito

La Corte di Giustizia (causa C‑231/16), in seguito alla domanda proposta dal Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo, Germania), ha emesso di recente  una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 109,  comma 1, del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 e segnatamente in merito a quelle ipotesi in cui vengono incardinate azioni per contraffazione in due diversi Stati membri dell’UE, una con un marchio nazionale e l’altra con un marchio europeo.

La ricorrente (Merck KGaA) e le resistenti (Merck & Co Inc. e Merck Sharp & Dohme Corp.) appartenevano inizialmente allo stesso gruppo societario, per poi separarsi nel 1919.

Merck KGaA era titolare del marchio nazionale britannico MERCK e di un identico marchio denominativo europeo.

Nonostante i due gruppi “Merck” avessero stipulato un contratto che disciplinava l’utilizzo del marchio in Europa, era sorto un contenzioso avente ad oggetto l’uso del medesimo marchio da parte delle resistenti in nomi a dominio e nei social media.

Merck KGaA aveva inizialmente intentato un’azione per contraffazione nel Regno Unito, sostenendo che il proprio marchio nazionale britannico era stato oggetto di contraffazione in quel paese. La stessa aveva anche incardinato, presso il tribunale regionale di Amburgo, un’azione per contraffazione del proprio marchio europeo in quanto sarebbe stato contraffatto su tutto il territorio dell’Unione europea.

Ciò ha dato luogo a una situazione in cui erano pendenti procedimenti paralleli in Inghilterra e Germania, che si “sovrapponevano”.

Il tema portato all’attenzione della Corte di Giustizia era se in base al Regolamento sui Marchi Comunitari il giudice successivamente adito – ovvero il tribunale tedesco – dovesse dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice al fine di evitare la duplicazione di giudizi e l’emissione di sentenze contrastanti aventi ad oggetto la presunta contraffazione che si sarebbe verificata del Regno Unito.

La Corte ha dichiarato che la condizione di cui all’art. 109, comma 1, lett. a), del Regolamento sui Marchi Comunitari viene soddisfatta in caso di azioni per contraffazione, fondate, in un primo caso, sulla presunta contraffazione di un marchio nazionale nel territorio di uno Stato membro (Regno Unito), e, in un secondo caso, sulla presunta contraffazione di un marchio europeo (con riguardo anche allo stesso Stato membro e cioè il Regno Unito).

Qualora azioni per contraffazione proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti hanno ad oggetto un marchio nazionale, nell’un caso, e un marchio dell’Unione Europea, nell’altro caso, il tribunale successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito relativamente a quella parte della controversia legata al territorio dello Stato Membro cui faceva riferimento l’azione per contraffazione incardinata innanzi al tribunale preventivamente adito (sebbene il considerando 16 del Regolamento n. 207/2009 avesse dichiarato che gli effetti delle decisioni riguardanti la validità e la violazione di marchi UE dovessero riguardare l’intera area dell’Unione europea, onde evitare l’emissione di giudizi contrastanti da parte dei tribunali e dell’EUIPO e garantire che il carattere unitario dei marchi UE non venisse compromesso, la Corte aveva in passato affermato che la portata territoriale del divieto poteva, in determinate circostanze, essere limitata).