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Responsabilità del titolare di una rete Wi-Fi per le violazioni commesse da terzi attraverso l’uso della stessa.

La Corte di Giustizia europea si è recentemente pronunciata in merito all’interpretazione dell’art. 12 della Direttiva 2000/31/CE c.d. “Direttiva sul commercio elettronico”, ed in particolare sulla responsabilità dei fornitori di accesso ad una rete di comunicazione per le violazioni commesse da terzi attraverso l’uso della loro connessione Internet senza fili (causa C-484/14).

La domanda è stata presentata dal Tribunale regionale di Monaco di Baviera nell’ambito di una controversia, insorta tra Sony Music Entertainment Germany e il titolare di un negozio di illuminazioni e audio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo a seguito di condotte illecite commesse da un terzo tramite la rete WLAN che detto negoziante metteva a disposizione dei propri clienti gratuitamente; nel caso di specie, la condotta consisteva nella diffusione su Internet di un fonogramma prodotto dalla Sony senza autorizzazione della stessa.

Chiamata, in primis, a pronunciarsi sull’applicabilità al caso di specie della Direttiva 2000/31/CE, la Corte ha stabilito che anche colui che mette a disposizione la propria rete di comunicazione in maniera gratuita fornisce un “servizio della società dell’informazione” quando la prestazione è effettuata per fini pubblicitari e di attrazione della clientela. Pertanto, anche ad un titolare di un’impresa che fornisce servizi Internet in via accessoria e gratuita ai propri clienti sarà applicabile la disciplina di cui all’art. 12 (che regolamenta il c.d. “mere conduit” o “semplice trasporto”) purché – sostiene la Corte – il servizio non vada oltre il processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione della informazione. Come previsto dall’art. 12 della Direttiva 2000/31/CE, il prestatore del servizio non sarà dunque responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che lo stesso a) non dia origine alla informazione trasmessa; b) non selezioni il destinatario del servizio; c) non selezioni o modifichi le informazioni trasmesse.

La Corte ha inoltre precisato che per il servizio di “mere conduit”, svolto da tale categoria di prestatori e consistente esclusivamente “nel trasmettere, su una rete di comunicazione, le informazioni fornite da un destinatario del servizio” o “nel fornire un accesso alla rete”, non deve applicarsi per analogia la disciplina prevista ad hoc per il servizio di “hosting” di cui all’art. 14 della sopra citata Direttiva. Tale disposizione prevede che il prestatore di un servizio di “hosting” possa beneficiare dell’esenzione di responsabilità per gli atti dei propri utenti solo a condizione che, non appena al corrente di una attività illecita commessa tramite la propria rete e ivi memorizzata, esso agisca immediatamente per ritirare le informazioni o disabilitarne l’accesso. Tale disciplina, secondo la Corte di Giustizia, può applicarsi tuttavia solo al servizio di “hosting” che non consiste in una mera attività di trasporto, ma è costituito altresì da un’attività di memorizzazione dei dati trasmessi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte di Giustizia ha affermato dunque che ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2000/31/CE un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione, che si limiti ad un’attività di mera trasmissione di informazioni, non può essere chiamato a rispondere per i danni derivanti dalle violazioni che vengano commesse da terzi attraverso l’uso della propria rete, né deve rimborsare le spese legali sostenute ai fini della domanda di risarcimento proposta dal soggetto asseritamente leso. Ciò che rileva, tuttavia, è che ad avviso della Corte l’art. 12 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico “non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che imponga ad un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione”.

Nello specifico, con riferimento alle misure da adottare al fine di ottemperare ad una eventuale ingiunzione, la Corte ha rilevato in primo luogo come non esista un obbligo di sorveglianza a carico dei prestatori di tali servizi ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2000/31/CE e ha posto l’attenzione sulla possibilità che tali misure, se eccessivamente invasive, siano lesive della libertà di impresa. Sulla base di tali premesse, la Corte ha pertanto escluso che il fornitore di un servizio possa adottare misure, quali il controllo delle informazioni trasmesse ovvero la chiusura della connessione, reputando al contrario che la misura della protezione della propria rete con una password di accesso sia una misura tale da non ledere il diritto alla libertà di impresa e alla libertà di informazione e allo stesso tempo sia dotata di efficacia dissuasiva “nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente”.

Ad una attenta osservazione, va dunque rilevato che la Corte ha, seppure in parte, confermato l’orientamento della giurisprudenza tedesca la quale, applicando il modello di responsabilità indiretta previsto dalla normativa tedesca in materia di diritto d’autore, aveva in un caso analogo ritenuto responsabile un fornitore di una rete Wi-Fi per non aver protetto la propria rete con una password consentendo così a terzi di violare tramite l’uso della stessa diritti d’autore o diritti connessi.

Linking a siti esterni contenenti materiale protetto da copyright. Lo scopo di lucro come criterio interpretativo della nozione di comunicazione al pubblico.

Con la sentenza emessa l’8 settembre 2016 nella causa C-160/15 la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta per chiarire il concetto di comunicazione al pubblico contenuto nella Direttiva 2001/29/CE sull’ “armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”. Come noto, l’articolo 3.1 della Direttiva 2001/29/CE prevede che gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Nel caso sottoposto alla attenzione della Corte, il sito Internet scandalistico olandese www.geenstijl.nl aveva pubblicato dei collegamenti ipertestuali (c.d. linking) che permettevano l’accesso a fotografie di titolarità esclusiva della società editrice della rivista Playboy. In particolare, il sito permetteva l’accesso alle fotografie tramite un collegamento ipertestuale che rimandava ad un file presente su un sito Internet australiano (filefactory.com) utilizzato per l’archiviazione di dati che conteneva le fotografie di cui trattasi. A seguito della eliminazione delle fotografie da parte di filefactory.com, avvenuta su richiesta della casa editrice titolare dei diritti, il sito www.geenstijl.nl aveva continuato a rendere disponibili le stesse tramite link ad altri siti, ciò nonostante le diffide inviate dalla casa editrice.

Giova ricordare che i criteri utilizzati dalla Corte per stabilire la sussistenza di un atto di comunicazione al pubblico sono molteplici e complementari. Nello specifico, si fa riferimento al carattere intenzionale della comunicazione (e cioè al fatto che il soggetto sia consapevole che sta permettendo a terzi di accedere ad una opera protetta, ad esempio quando in mancanza del suo intervento detti soggetti non ne potrebbero fruire), alla esistenza di un pubblico (che deve intendersi come numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole), alle modalità della comunicazione (l’opera deve cioè essere comunicata secondo modalità tecniche differenti da quelle utilizzate dal titolare oppure deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, cioè ad un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale) e, infine, al carattere lucrativo della comunicazione.

Occorre precisare che in due precedenti occasioni la Corte aveva a ritenuto che la messa a disposizione su un sito Internet di opere protette tramite collegamenti ipertestuali (sentenza del 13 febbraio 2014 nella causa C‑466/12) ovvero tramite framing (ordinanza del 21 ottobre 2014 nella causa C‑348/13) non costituisse una comunicazione al pubblico posto che le opere a cui puntavano i link erano state già rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare. Sotto questo profilo, la Corte aveva ritenuto che l’atto di comunicazione in questione non fosse rivolto a un pubblico nuovo ma che a seguito dei collegamenti ipertestuali e del framing l’opera fosse stata fruita da un pubblico compreso in quello per il quale il titolare aveva concesso la propria autorizzazione.

Nel caso in esame, la Corte ha invece ritenuto fondamentale stabilire preliminarmente se il collocamento ipertestuale verso l’opera disponibile su un altro sito Internet fosse stato effettuato da un soggetto con o senza fini di lucro.

Difatti, qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali venga effettuato con finalità lucrative è legittimo aspettarsi che il soggetto che ha implementato detto collocamento abbia posto in essere tutte le verifiche necessarie per accertare se l’opera di cui trattasi sia stata pubblicata legittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non avere autorizzato la pubblicazione su Internet.

Qualora invece il collocamento ipertestuale sia effettuato da un soggetto senza fini di lucro, occorrerà considerare che tale soggetto potrà non essere a conoscenza del fatto che l’opera è stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti (tale soggetto pertanto nel mettere l’opera a disposizione del pubblico non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento specie qualora l’opera in questione sia già disponibile senza alcuna restrizione di accesso sul sito Internet cui il collegamento ipertestuale rimanda).

Qualora invece sia accertato che il soggetto era al corrente, ovvero avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il collegamento ipertestuale dallo stesso collocato forniva accesso a un’opera illegittimamente pubblicata su Internet, ad esempio perché era stato avvertito dai titolari del diritto d’autore, occorre rilevare che la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una comunicazione al pubblico. La stessa conclusione vale nell’ipotesi in cui il link consenta agli utilizzatori del sito Internet nel quale esso si trova di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati, in quanto la messa a disposizione di siffatto collegamento costituisce in tal caso un intervento voluto senza il quale tali utilizzatori non potrebbero fruire delle opere diffuse.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto pacifico che la gestione del sito che aveva fornito i collegamenti ipertestuali verso i file contenenti le fotografie protette avveniva per fini lucrativi e che la titolare di diritti non aveva autorizzato la pubblicazione di tali foto su Internet. Inoltre, da quanto emerso la Corte ha altresì sostenuto che appariva verosimile che la società che gestiva il sito www.geenstijl.nl fosse consapevole della assenza del consenso e che non potesse quindi confutare la presunzione che il collocamento di detti collegamenti fosse intervenuto con piena volontà a consapevolezza. Ciò considerato, la Corte ha statuito che le predette circostanze costituivano elementi sufficienti a ritenere che la società che gestiva il sito aveva realizzato un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3.1 della Direttiva 2001/29.

Pertanto, secondo la Corte, per stabilire se la messa disposizione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere protette liberamente disponibili su un altro sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una comunicazione al pubblico occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

Il Tribunale di Milano sul principio dell’esaurimento: smaltimento delle giacenze alla scadenza del contratto di licenza e contraffazione di marchio.

La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano (Giudice Dott. Zama – 30 aprile 2015)  ha emesso un’interessante ordinanza riguardante una fattispecie di contraffazione di marchio perpetrata da una società che aveva acquisito dal licenziatario del marchio prodotti di orologeria e bigiotteria e li aveva commercializzati successivamente alla scadenza del termine semestrale previsto nel contratto di licenza per lo smaltimento delle giacenze (c.d. periodo di sell off).

Nello specifico, la ricorrente, una casa italiana di abbigliamento, aveva sottoscritto un contratto di licenza d’uso del proprio marchio per contraddistinguere orologi e articoli di bigiotteria con una società francese, la quale si era poi avvalsa della propria società collegata italiana per la distribuzione dei propri prodotti sul mercato nazionale. Il contratto di licenza prevedeva un termine di sei mesi dalla sua cessazione entro il quale la licenziataria avrebbe potuto smaltire le giacenze rimaste invendute dovendo provvedere successivamente alla loro distruzione. Alla cessazione del periodo di sell off  la ricorrente si era avveduta che i prodotti recanti il proprio marchio continuavano ad essere offerti sul mercato italiano da una società terza (diversa cioè dalla licenziataria e dalla sua collegata italiana) e la conveniva in giudizio per accertare l’illegittima commercializzazione dei prodotti richiedendo a tal fine una tutela inibitoria in via di urgenza.

La società resistente si costituiva ed eccepiva l’inopponibilità nei propri confronti delle vicende contrattuali intercorse tra la ricorrente e la licenziataria, sottolineando di avere sottoscritto con la società francese un contratto di smaltimento dello stock di magazzino e con la sua collegata italiana un contratto di affitto di ramo d’azienda. Eccepiva altresì l’esaurimento dei diritti della ricorrente sul marchio ai sensi dell’art. 5 c.p.i. in quanto i prodotti in contestazione le erano stati ceduti entro il termine di sei mesi previsto nel contratto per lo smaltimento delle giacenze.

Sotto il primo profilo, il Tribunale ha ritenuto non fondate le eccezioni della resistente sulla propria estraneità ai rapporti di licenza, atteso che la ricorrente non aveva azionato nei confronti della resistente diritti contrattuali ma aveva agito in via extracontrattuale; i rapporti contrattuali intercorsi erano stati valutati solo come antecedenti fattuali al fine di determinare la liceità o meno della commercializzazione posta in essere dalla resistente sotto il profilo dell’esaurimento del diritto che costituiva la vera difesa della resistente. La condotta risultava peraltro integrata dal punto di vista soggettivo essendo emerso in giudizio come la resistente fosse a conoscenza delle disposizioni relative allo smaltimento dello stock, oltre ad avere stretti collegamenti di natura societaria con la società distributrice italiana.

Il Tribunale di Milano ha rilevato altresì come non si fosse verificato alcun esaurimento dei diritti della titolare del marchio ai sensi dell’art. 5 c.p.i.. Il Tribunale ha infatti sostenuto che “la produzione e la commercializzazione di prodotti recanti il marchio concesso in licenza ma al di fuori dei limiti espressamente consentiti dalla licenziante integra gli estremi dalla contraffazione di marchio ai sensi dell’art. 20 c.p.i. e consente al titolare di agire anche contro il licenziatario non solo con i rimedi contrattuali ma anche con quelli di cui all’art. 23 c.p.i.”. Come noto, il principio di esaurimento di cui all’art. 5 c.p.i. prevede che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale non possa opporsi alla circolazione di un prodotto che sia stato immesso sul mercato dal titolare stesso o con il suo consenso (pur spettando al convenuto in contraffazione l’onere di provare la fonte lecita delle res litigiose).

Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto che il termine massimo di sei mesi per lo smaltimento delle giacenze previsto dalla licenza si riferisse non solo alla vendita delle giacenze stesse dalla licenziataria a terzi ma alla commercializzazione tout court dei prodotti al consumatore finale, anche da parte degli acquirenti dalla licenziataria. Tale conclusione è stata raggiunta all’esito di un esame complessivo delle disposizioni del contratto di licenza, ai sensi dell’art. 1363 c.c.. Il Tribunale ha infatti osservato che con le pattuizioni sulle modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino, la titolare del marchio si sia voluta “assicurare la non immissione in commercio dei prodotti a proprio marchio oltre i sei mesi dalla scadenza della licenza. E ciò da parte non solo della licenziataria, ma altresì di qualsiasi altro terzo, quindi anche di eventuali terzi cessionari della prima” e che “l’offerta al pubblico di prodotti di precedenti stagioni prima non immessi in commercio – giacenti in magazzino – produce infatti gli stessi possibili effetti pregiudizievoli sul prestigio del marchio a prescindere dalla qualifica soggettiva del distributore”. Una diversa interpretazione del contratto, si legge nell’ordinanza, risulterebbe confliggente con il principio di buona fede contrattuale e con la natura stessa di tale tipologia di contratto.

Il Tribunale di Roma si pronuncia in tema di utilizzo di fotografie pubblicate su facebook

Con la sentenza n. 12076/ 2015 la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma si è pronunciata sul delicato tema relativo ai diritti d’autore afferenti al materiale fotografico pubblicato nei profili web personali presenti sui c.d. social network e sulla possibilità di una sua riproduzione da parte di terzi.

Il caso portato all’attenzione dei giudici di Roma atteneva ad alcune immagini fotografiche (realizzate all’interno di alcuni locali notturni di Roma) che erano state scaricate da un profilo personale della nota piattaforma sociale Facebook senza il consenso del suo titolare e pubblicate su un giornale a corredo di un articolo sul fenomeno delle c.d. baby cubiste.

Il Tribunale di Roma – dopo avere stabilito che le immagini in questione dovevano essere considerate “fotografie” ai sensi dell’art. 87 della Legge sul diritto d’Autore e dunque godere della più limitata protezione prevista per i c.d. diritti connessi – ha analizzato le condizioni di licenza applicate agli utenti di Facebook, affermando che “per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale, come ad esempio foto e video, definiti Contenuti IP, la pubblicazione sul social network Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici spettanti all’utente”, il quale concede a Facebook “la sola licenza non esclusiva, trasferibile, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook, valida finché il contenuto è presente sul social network”. Ne consegue – ha stabilito il Tribunale di Roma – che l’autore delle immagini fotografiche rimane “titolare dei diritti fotografici nonostante la pubblicazione delle stesse sulla propria pagina personale” e che l’utilizzo di tali immagini fotografiche senza il suo consenso è consentito a terzi esclusivamente all’interno del social network. Al contrario, secondo le condizioni di licenza, tutte le altre informazioni pubblicate sul profilo personale dell’utente diverse dai Contenuti IP (e definiti Contenuti Semplici) sono liberamente utilizzabili da terzi e possono circolare anche al di fuori della piattaforma sociale Facebook.

La Corte ha successivamente affermato che seppure la pubblicazione di una fotografia in una pagina personale di un social network non costituisce di per sé prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, può costituire, in mancanza di emergenze probatorie di segno contrario, una presunzione grave, precisa e concordante ai sensi dell’art. 2729 c.c. della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network spettando così al soggetto che utilizza la fotografia che la stessa non è protetta da diritti di proprietà intellettuale.

La sentenza risulta altresì interessante e degna di nota poiché, oltre ad affrontare il tema dello sfruttamento economico da parte di terzi delle fotografie pubblicate sui social network, offre una interessante interpretazione evolutiva dell’art. 90 della Legge 633/1941 (Legge Autore) alla luce della ratio ispiratrice della norma. Tale disposizione, come noto, prevede che qualora le fotografie “non portino” specifiche indicazioni (tra le quali il nome del fotografo e l’anno di produzione della fotografia), la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Il Tribunale ha tuttavia osservato che la finalità di tale disposizione (emanata all’epoca della fotografia su stampa analogica) consiste nel considerare lecita la riproduzione quando colui che le riproduce “non è in grado o non può conoscere con l’ordinaria diligenza il nome del titolare dei diritti cui chiedere l’autorizzazione alla pubblicazione e a cui corrispondere l’equo compenso”.

Alla luce di tali considerazioni, i giudici di Roma hanno pertanto ritenuto di condannare la società che aveva riprodotto le immagini prelevate da Facebook. E’ stato infatti affermato che nell’ipotesi in cui una fotografia venga scaricata dal web, la sua riproduzione va considerata abusiva quando “nonostante manchino sulla fotografia le indicazioni di cui all’art. 90 l.a. la stessa sia stata pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti fotografici”. In tali ipotesi e come avvenuto nel caso di specie, prosegue il Tribunale, “i terzi sono posti comunque nella condizione di individuare con l’ordinaria diligenza il nome del fotografo e la data della fotografia” ed incombe sugli stessi l’onere di provare la mancanza di titolarità di diritti sulla fotografia pubblicata su profili web personali.

Pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo.

Con la sentenza n. 11122/2015, la prima sezione del T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Società H3G Spa avverso il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato che la società ha posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), vietandone la diffusione ed applicando una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 1.750.000. La questione concerneva la fornitura agli utenti di telefonia mobile, durante la navigazione in mobilità, di servizi a pagamento (c.d. servizi premium) non richiesti o richiesti inconsapevolmente e a loro addebitati.

Il TAR ha rilevato come l’operato dell’AGCM fosse immune da censure a fronte di una pluralità di condotte della ricorrente integranti molteplici violazioni del Codice del Consumo.

In particolare, il TAR ha ritenuto che fosse stata accertata una condotta omissiva della ricorrente nella fase contrattuale, laddove agli utenti era stato sistematicamente sottaciuto, da un lato, che la conclusione del contratto comportava l’abilitazione automatica della SIM degli utenti stessi ad accedere alla ricezione dei servizi in sovrapprezzo (servizi premium) durante la navigazione mediante la modalità denominata wap billing e, dall’altro, che la tariffazione di tali servizi sarebbe avvenuta in modo automatico con addebito diretto sul credito telefonico. La condotta è risultata poi aggravata, sia dalla preclusione della possibilità dell’utente di richiedere la disabilitazione della ricezione di tali servizi premium (c.d. blocco selettivo), sia dalla omessa informazione, mediante specifica avvertenza al momento della sottoscrizione del contratto, circa la predetta impossibilità, mettendo in tal modo i consumatori sottoscrittori del contratto di fronte al “fatto compiuto” di avere abilitato, senza una espressa volontà ed anzi anche senza averne avuto, in ipotesi, cognizione, un uso diverso ed ulteriore della SIM rispetto a quello di più comune conoscenza, e di non poter neppure accedere a tale uso “di base” senza rischiare di creare inavvertitamente ulteriori ed, in ipotesi, anche cospicui addebiti finanziari, non essendo possibile disattivare tali servizi (c.d. blocco selettivo).

Secondo il TAR sussisteva la possibilità tecnica e giuridica di procedere alla predetta disabilitazione in quanto nessun ostacolo poteva ravvisarsi alla stipula di un contratto di telefonia mobile con il quale l’utente accettasse – liberamente e consapevolmente – la mappatura del proprio traffico (peraltro già tecnicamente ipotizzabile mediante i tabulati dei providers) in modo da filtrare, almeno fino alla revoca dell’assenso prestato, indesiderati sovra-addebiti tariffari; inoltre, nessun ostacolo tecnico avrebbe impedito la possibilità di attivare a richiesta il c.d. blocco selettivo.

 

L’operatore ha, quindi, specifici obblighi di diligenza professionale fissati dalla normativa generale di tutela dei consumatori, che nel caso di specie avrebbero dovuto indurlo ad offrire un’informativa completa al consumatore con riferimento all’oggetto del contratto al momento della sua conclusione, non essendo affatto sufficienti le avvertenze contenute nell’informativa sulla privacy, in quanto secondo il Codice del Consumo non è esigibile dal consumatore un onere di ricerca e di studio per la ricostruzione del reale oggetto dell’offerta e del suo prezzo. La qualifica di consumatore medio, infatti, deve essere rapportata al contesto di diffusione dei messaggi e alla tipologia di prodotto e, quindi, in particolare nei settori ad alta evoluzione tecnologica e nel contesto di nuovi e diversificati servizi, i consumatori possono essere non dotati delle competenze specifiche necessarie per rilevare e fronteggiare l’esistenza di pericoli connessi alla loro fruizione.

In ogni caso, la normativa del Codice del Consumo sulle pratiche commerciali scorrette costituisce una tutela di “prevenzione” approntata nell’interesse generale e non del singolo contraente. La disciplina in esame dunque impone, in rapporto al consumatore medio e in un contesto di fatto caratterizzato dall’assenza di un’effettiva negoziazione, una “messa in guardia” sull’oggetto dell’imminente prestazione che non sia limitata alla formazione della volontà negoziale, ma sia adeguata al fine di garantire l’effettiva libertà di scelta del consumatore.

La condotta dell’impresa è stata qualificata, secondo il TAR, come “scorretta” ed anche come “aggressiva” nei confronti dei consumatori, in quanto atta a condizionarne indebitamente il comportamento economico addebitando sul conto telefonico, senza alcun preavviso e senza possibilità di opporsi, somme di denaro asseritamente dovute per il pagamento di servizi che in realtà il consumatore potrebbe non aver richiesto consapevolmente, incidendo non solo sulla possibilità per il consumatore di acquisire gli elementi conoscitivi necessari circa il contenuto del contratto, ma sulla sua stessa volontà di stipularlo pur in presenza di un giudizio negativo sulla sua convenienza.

La legge di Bilancio 2017 dà nuovo slancio al credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Il comma 15 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232) ha modificato il regime agevolativo relativo al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del Decreto Legge 145/2013 (come modificato dalla Legge di conversione 9/2014 e poi sostituito dall’art. 1, comma 35 della Legge 190/2014) e le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto 27.5.2015 e dalla circolare della agenzia delle Entrate 5/E del 16.3.2016.

Il comma 16 dell’articolo 15 prevede che le nuove disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Le novità legislative prevedono che la durata dell’agevolazione sarà applicabile alle spese sostenute dal 2015 al 2020, mentre il termine originariamente previsto era il 2019. Inoltre, il credito di imposta sarà riconosciuto in misura unica pari al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. È stata eliminata l’aliquota ridotta pari al 25% prevista in precedenza per le spese riguardanti competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Inoltre, è stato stabilito che il credito d’imposta viene riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario (anziché 5 milioni come precedentemente previsto). Per usufruire della agevolazione sulle spese del personale non viene inoltre più richiesto che lo stesso sia “altamente qualificato” (come previsto dalla disposizione precedente) ma è sufficiente che svolga attività di ricerca e sviluppo comprese tra quelle elencate nella norma stessa.

Infine, la agevolazione è stata estesa a imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

La nuova direttiva dell’Unione Europea in materia di know-how.

Il 5 luglio 2016 è entrata in vigore la direttiva (UE) 2016/943 sulla “protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”.

Consapevole del valore economico delle informazioni aziendali riservate (in particolare per le PMI), il legislatore europeo ha introdotto una normativa specifica al fine di garantire un livello omogeneo di protezione dei segreti commerciali. Osserva infatti il legislatore che, nonostante tutti gli Stati membri e la stessa Unione siano vincolati dall’accordo internazionale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), sussistono ancora rilevanti differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la protezione del know-how che, nel complesso, recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

La Direttiva, considerata lex specialis rispetto alla Direttiva 2004/48/CE (c.d. Direttiva enforcement), è suddivisa in quattro capi e prevede norme di natura sostanziale e processuale.

Il primo capo (“Oggetto e ambito di applicazione”), in particolare, definisce “segreto commerciale” l’informazione che: a) sia segreta e cioè non generalmente nota o facilmente accessibile a persone che normalmente si occupano del tipo di informazione in questione; b) abbia valore commerciale in quanto segreta; c) sia sottoposta a misure ragionevolmente atte a mantenerla segreta. Tale definizione, è opportuno segnalarlo, riprende quelle già previste a livello internazionale dall’art. 39 del TRIPS in materia di protezione delle informazioni segrete e dall’articolo 98 del D.lgs 30/2005 a livello nazionale.

Il secondo capo delinea le condotte di acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto commerciale che devono ritenersi lecite (art. 3) e quelle da considerarsi invece illecite (art. 4). In particolare, la Direttiva considera un metodo lecito di acquisizione delle informazioni, sia la scoperta indipendente delle stesse informazioni che il c.d. reverse engineering e cioè l’ingegneria inversa di un prodotto legittimamente acquisito, mentre definisce illecite le condotte di chi acquisisce i segreti commerciali senza il consenso del suo titolare e/o tramite pratiche commerciali scorrette, o di chi utilizza e divulga segreti commerciali acquisiti illecitamente, in violazione di accordi di riservatezza o di obblighi contrattuali e/o patti che ne limitino l’utilizzo. Vengono punite altresì le condotte dei soggetti che al momento dell’acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione siano a conoscenza o dovrebbero sapere, in base alle circostanze, che l’informazione è stata acquisita illecitamente da un terzo.

Nel terzo capo della Direttiva vengono delineate le misure e i rimedi applicabili in caso di acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti del segreto commerciale. In particolare, all’art. 10 è previsto che gli Stati debbano assicurare che le competenti autorità giudiziarie possano applicare misure provvisorie e cautelari in attesa del giudizio, tra cui il divieto di utilizzo dell’informazione, il divieto di produzione o il sequestro delle merci sospettate di costituire violazione di un segreto, nonché la costituzione di garanzie volte ad assicurare il risarcimento in favore del danneggiato. Le misure provvisorie, ai sensi dell’art. 11, dovranno essere applicate sulla base di prove ragionevolmente atte a dimostrare “con un sufficiente grado di certezza” l’avvenuta acquisizione illecita del segreto (oltre all’esistenza del segreto e la sua titolarità in capo al soggetto che agisce in giudizio); dovranno inoltre essere revocate o intendersi cessate, su richiesta del resistente, qualora il ricorrente non promuova un procedimento giudiziario inteso a ottenere una decisione sul merito entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi (o a 31 giorni di calendario), in linea con quanto previsto in materia dall’art. 50 del TRIPS e dall’art. 9 della Direttiva 2004/48/CE.

Tra le ingiunzioni e le misure correttive (art. 12), è utile segnalare che la direttiva assicura la possibilità per le autorità giudiziarie di ordinare all’esito del giudizio di merito (e sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità) diverse tipi di misure tra cui, oltre alla cessazione dell’utilizzo o della divulgazione delle informazioni, anche il richiamo dal mercato e/o la distruzione delle merci prodotte a seguito della violazione. Quanto al risarcimento del danno, al fine di garantire azioni civili sufficientemente riparatorie, le competenti autorità giudiziarie dovranno tenere conto, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva, di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze negative economiche, compreso il lucro cessante, i profitti realizzati illecitamente dall’autore della violazione, nonché, ove opportuno, il pregiudizio morale causato. In alternativa, data la natura immateriale dei segreti commerciali e la difficoltà in tali casi di determinare l’importo effettivo del danno, le stesse potranno stabilire una somma in via forfettaria sulla base, perlomeno, dell’importo dei diritti che sarebbero spettati al legittimo detentore qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione.

E’ utile inoltre osservare che il legislatore europeo, per incentivarne la tutela, si preoccupa che sia garantito il diritto alla riservatezza del segreto commerciale nel corso di un procedimento giudiziario e per tale motivo prevede all’art. 9 che possano essere adottate dalle autorità specifiche misure di protezione (i.e. la possibilità di limitare a soggetti determinati la partecipazione alle udienze e/o l’accesso ai documenti di causa).

La Direttiva, come indicato nell’ultimo capo dedicato alle sanzioni e alle disposizioni finali, dovrà essere recepita entro il termine del 9 giugno 2018.

Orientamenti della giurisprudenza europea e italiana in tema di giurisdizione su illeciti commessi tramite siti web esteri

Con la sentenza emessa nel procedimento C-441/13 relativo ad una violazione di diritti d’autore realizzata attraverso un sito web, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Anche se tale Regolamento è stato sostituito a partire dal 10 gennaio 2015 dal nuovo Regolamento CE n. 1215/2012, l’articolo 7.2 del nuovo Regolamento riproduce fedelmente il testo del previgente articolo 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’espressione “il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” contenuta nell’articolo 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001 si riferisce sia al luogo in cui il danno si è prodotto, sia al luogo in cui l’evento da cui è derivato il danno (o la condotta) è stato posto in essere. Secondo tale impostazione, quindi, il convenuto può essere citato davanti al giudice competente in uno di entrambi i suddetti luoghi.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Giustizia, la presunta violazione dei diritti d’autore consisteva nella pubblicazione su un sito web di alcune fotografie senza il consenso del suo autore. La Corte ha stabilito che l’evento che aveva determinato la lesione dei diritti d’autore doveva attribuirsi al comportamento posto in essere dal convenuto (e dunque la condotta era stata localizzata nel luogo in cui il proprietario del sito web, nel caso di specie una società, aveva la propria sede, atteso che era quello il luogo in cui era stata intrapresa e portata a termine la decisione di pubblicare sul sito web le fotografie della ricorrente). Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, è necessario altresì verificare quale giudice abbia la competenza in base al criterio del luogo in cui il danno contestato si è effettivamente verificato. A tal fine, sostiene la Corte, risulta irrilevante individuare quale sia lo stato membro nei cui confronti il sito web è destinato. Al contrario, il danno – e/o la probabilità che lo stesso si verifichi – si produce nello stato membro in cui l’accesso al sito web viene effettuato (con la conseguenza che tale Stato potrà eventualmente avere giurisdizione sulla controversia).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha inoltre precisato che la tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi che viene accordata dallo stato membro del giudice in cui è stata incardinata l’azione vada circoscritta al territorio di quello stato. Pertanto, il giudice adito sulla base del luogo in cui il danno si è verificato sarà competente a conoscere del solo danno cagionato all’interno del territorio in cui esercita la propria giurisdizione.

La menzionata sentenza della Corte di Giustizia non appare del tutto conforme agli orientamenti della giurisprudenza italiana, anche se deve osservarsi come l’applicazione dei principi generali di diritto affermati dalla Corte di Giustizia avrebbe portato i tribunali italiani alle medesime conclusioni.

In particolare, con una ordinanza del 16 marzo 2009, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, ha stabilito la sussistenza della propria giurisdizione in merito ad un’azione cautelare promossa da una società italiana nei confronti di una società inglese per l’illecito sfruttamento di una banca dati tutelata dal diritto d’autore posto in essere da quest’ultima attraverso il proprio sito web g.TLD.com registrato all’estero (nello specifico la banca dati della ricorrente era stata “incorporata” nel sito web della resistente). In particolare, la Corte ha affermato che l’evento dannoso si era verificato in Italia ai sensi dell’articolo 5.3 del Regolamento n. 44/2001, dal momento che il sito web della società resistente era rivolto esclusivamente ad utenti italiani ed era in diretta concorrenza con il sito web della ricorrente (proprietaria della banca dati) che operava anch’esso sul mercato italiano.

In una seconda sentenza emessa il 16 dicembre 2009, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, ha affermato la propria giurisdizione relativamente ad un ricorso presentato dall’emittente del programma televisivo italiano “Il Grande Fratello”, che era stato messo a disposizione del pubblico tramite i siti web di YouTube e Google Video. Il ricorso era stato promosso nei confronti di You Tube LLC, You Tube Inc. e Google UK ed era fondato sulla violazione dei diritti connessi relativi alla emissione delle trasmissioni televisive. Anche se il materiale audiovisivo era stato caricato nel territorio degli Stati Uniti, ove era situato il server, la Corte ha affermato che l’evento dannoso doveva localizzarsi in Italia sulla base delle seguenti considerazioni: i) il ricorrente esercitava la propria attività, inclusa la trasmissione del programma televisivo “Il Grande Fratello”, in Italia; ii) il contenuto era stato reso disponibile (e quindi accessibile al pubblico) dai convenuti nel settore di mercato in cui il ricorrente esercitava i propri diritti di sfruttamento economico del programma (Italia); iii) il programma televisivo “Il Grande Fratello” trasmesso dal ricorrente era rivolto al pubblico italiano. Nel caso in esame, la Corte ha invero applicato l’articolo 5.3 della Convenzione di Bruxelles, in quanto il convenuto non era residente in un paese membro dell’Unione Europea. Tale disposizione, tuttavia, rispecchia integralmente il testo dell’articolo 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001.

La Commissione dei Ricorsi si pronuncia in materia di reintegrazione (art. 193 c.p.i.)

Con una recente sentenza la Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha fornito utili spunti di riflessione sulla disciplina della reintegrazione prevista dall’art. 193 del Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005) e, in particolare, sulle condizioni e sul livello di diligenza richiesti dalla norma per ottenere il beneficio della reintegrazione in caso di inosservanza di un termine di decadenza.

In particolare, la Commissione Ricorsi, riformando il provvedimento di rigetto emesso dall’UIBM avverso l’istanza di reintegrazione presentata dal ricorrente, ha colto l’occasione per affermare quali sono le condizioni che devono ricorrere affinché possa ritenersi sussistente il requisito della “diligenza richiesta dalle circostanze” prescritto dall’art. 193 del c.p.i. necessario per ottenere il beneficio della reintegrazione. Sotto questo profilo giova infatti ricordare come il testo della norma novellato nel 2003 abbia eliminato il presupposto della “massima diligenza esigibile” prevedendo come nuovo requisito quello della “diligenza richiesta dalle circostanze”.

La Commissione ha invero affermato che nel caso in esame nessuna negligenza fosse imputabile alla ricorrente sotto il profilo della culpa in eligendo, avendo essa dato l’incarico ad uno studio specializzato che godeva di una buona reputazione professionale nel campo. Ha precisato, tuttavia, la Commissione che la buona reputazione del mandatario non è in tali casi condizione sufficiente per concedere il beneficio della restitutio in integrum, essendo altresì necessaria la sussistenza di una organizzazione adeguata di tale soggetto. Tale requisito, continua la Corte, si pone in linea non solo con le norme del c.p.i., ma anche con i principi generali dettati dagli articoli 1228 e 2049 del codice civile in materia di responsabilità per fatto degli ausiliari.

A sostegno della propria decisione, la Commissione ha inoltre sostenuto che l’art. 193 c.p.i., proprio in virtù della ratio di tutela che governa il sistema della proprietà industriale, prevede deroghe alla perentorietà dei termini di decadenza, dando rilevanza alla scusabilità degli errori commessi dalle imprese in una prospettiva più ampia del singolo episodio di disfunzione e parametrando la diligenza utilizzata con quella complessivamente spesa dagli operatori del settore stabilmente impegnati nella gestione dei diritti di proprietà industriale.

Sotto questo profilo, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie risultasse sufficientemente acquisita la prova che lo studio specializzato al quale la ricorrente aveva affidato la gestione del brevetto (nonché l’impresa alla quale lo stesso a sua volta si era affidato per monitorare le scadenze) fruisse di una buona organizzazione sia sotto il profilo del numero e della professionalità degli operatori che dei programmi informatici utilizzati. Ha sostenuto pertanto la Commissione che si trattasse di un errore isolato, nell’ambito di una organizzazione complessivamente adeguata, recependo così la ricostruzione della ricorrente. Non ha assunto rilievo, inoltre, secondo l’interpretazione della Commissione, la circostanza che l’errore materiale in cui era incorsa la Società fosse facilmente individuabile con un sistema incrociato di controlli o con un software più elaborato, atteso che la diligenza richiesta ex art. 193 c.p.i. non deve essere interpretata come best practice in assoluto, ma va parametrata alle circostanze del caso concreto. La Commissione ha infine ritenuto come nel caso in esame alcune inefficienze dovessero ritenersi compensate sia dal carattere isolato dell’errore, che dal sovraccarico di lavoro che aveva impegnato gli operatori del settore nel 2007 a causa delle modifiche legislative intervenute sul regime fiscale delle annualità brevettuali.

L’udienza di conferma nella descrizione autorale inaudita altera parte.

In una recente pronuncia il Tribunale di Torino (Giudice Dott. Scotti – 18 novembre 2015) ha colto l’occasione per prendere posizione su alcuni aspetti riguardanti la misura cautelare della descrizione disciplinata dalla Legge 633/1941 (L.d.A), nel caso di specie afferente a software di titolarità della ricorrente.

Il Giudice ha rilevato come la descrizione autorale, con il richiamo dell’art. 697 c.p.c. da parte dell’art. 162 L.d.A., continui, apparentemente, a non prevedere una fase in contraddittorio successivamente all’eventuale concessione della misura inaudita altera parte e che al provvedimento conseguirebbero immediatamente gli effetti processuali di cui agli articoli 669 octies c.p.c. e 675 c.p.c (art. 162, comma 4, L.d.A.). Il Giudice ha tuttavia osservato che secondo costante giurisprudenza del Tribunale di Torino e in adesione ad un autorevole orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la norma processuale sopra indicata dovrebbe cedere il passo alla regola self-executing contenuta nella Direttiva 2004/48/CE (cd. Direttiva Enforcement), in ossequio al fondamentale principio della prevalenza del diritto comunitario sul contrastante diritto interno. In particolare, la menzionata Direttiva  si riferisce anche alle violazioni su scala commerciale del diritto d’autore, ricompreso nell’ampia nozione di diritto di proprietà intellettuale (cfr. 13° e 14° Considerando, articoli 1 e 2) e all’articolo 7 tratta delle misure provvisorie di protezione delle prove, menzionando espressamente la descrizione dettagliata, con e senza prelievo di campioni, stabilendo che queste misure possano essere adottate inaudita altera parte in ipotesi di pericolo di danno irreparabile o di rischio comprovato di distruzione degli elementi di prova. Inoltre, il citato articolo 7 al comma 3 prevede che il convenuto, informato immediatamente dopo l’esecuzione delle misure, ne abbia diritto ad un riesame allo scopo di pervenire a una decisione, entro termine congruo, circa il mantenimento, la revoca o la modifica di quanto disposto in assenza del contraddittorio.

Il Tribunale di Torino ha dunque ritenuto che il diritto comunitario esige una fase in contraddittorio (in sede cautelare) per la riconsiderazione della misura adottata inaudita altera parte e che il descritto contrasto con la norma interna possa essere superato in considerazione della natura auto-esecutiva della disposizione comunitaria, sufficientemente specifica e dettagliata per ottenere immediata attuazione, tenuto conto del mancato coordinamento delle disposizioni processuali delle legge sul diritto d’autore (novellate nel 2000 e quindi prima dell’entrata in vigore della Direttiva Enforcement) e soprattutto della sussistenza di un modello generale nel nostro ordinamento idoneo a consentire tale risultato, costituito dall’art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. e dall’art. 129 c.p.i. (quanto alla descrizione industrialistica).

Infine, giova anche rilevare come il Tribunale abbia ritenuto sussistente la competenza del Presidente della Sezione specializzata per quanto concerne la misura della descrizione “autorale” di cui all’art. 162 L.d.A., ai sensi del combinato disposto degli articoli 162 L.d.A. e 696, 694 e 695 c.p.c., nonché dell’articolo 5 D.lgs. 168/2003, non inciso dalla novella di cui al D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge 27/2012.