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Il Tribunale di Milano sul principio dell’esaurimento: smaltimento delle giacenze alla scadenza del contratto di licenza e contraffazione di marchio.

La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano (Giudice Dott. Zama – 30 aprile 2015)  ha emesso un’interessante ordinanza riguardante una fattispecie di contraffazione di marchio perpetrata da una società che aveva acquisito dal licenziatario del marchio prodotti di orologeria e bigiotteria e li aveva commercializzati successivamente alla scadenza del termine semestrale previsto nel contratto di licenza per lo smaltimento delle giacenze (c.d. periodo di sell off).

Nello specifico, la ricorrente, una casa italiana di abbigliamento, aveva sottoscritto un contratto di licenza d’uso del proprio marchio per contraddistinguere orologi e articoli di bigiotteria con una società francese, la quale si era poi avvalsa della propria società collegata italiana per la distribuzione dei propri prodotti sul mercato nazionale. Il contratto di licenza prevedeva un termine di sei mesi dalla sua cessazione entro il quale la licenziataria avrebbe potuto smaltire le giacenze rimaste invendute dovendo provvedere successivamente alla loro distruzione. Alla cessazione del periodo di sell off  la ricorrente si era avveduta che i prodotti recanti il proprio marchio continuavano ad essere offerti sul mercato italiano da una società terza (diversa cioè dalla licenziataria e dalla sua collegata italiana) e la conveniva in giudizio per accertare l’illegittima commercializzazione dei prodotti richiedendo a tal fine una tutela inibitoria in via di urgenza.

La società resistente si costituiva ed eccepiva l’inopponibilità nei propri confronti delle vicende contrattuali intercorse tra la ricorrente e la licenziataria, sottolineando di avere sottoscritto con la società francese un contratto di smaltimento dello stock di magazzino e con la sua collegata italiana un contratto di affitto di ramo d’azienda. Eccepiva altresì l’esaurimento dei diritti della ricorrente sul marchio ai sensi dell’art. 5 c.p.i. in quanto i prodotti in contestazione le erano stati ceduti entro il termine di sei mesi previsto nel contratto per lo smaltimento delle giacenze.

Sotto il primo profilo, il Tribunale ha ritenuto non fondate le eccezioni della resistente sulla propria estraneità ai rapporti di licenza, atteso che la ricorrente non aveva azionato nei confronti della resistente diritti contrattuali ma aveva agito in via extracontrattuale; i rapporti contrattuali intercorsi erano stati valutati solo come antecedenti fattuali al fine di determinare la liceità o meno della commercializzazione posta in essere dalla resistente sotto il profilo dell’esaurimento del diritto che costituiva la vera difesa della resistente. La condotta risultava peraltro integrata dal punto di vista soggettivo essendo emerso in giudizio come la resistente fosse a conoscenza delle disposizioni relative allo smaltimento dello stock, oltre ad avere stretti collegamenti di natura societaria con la società distributrice italiana.

Il Tribunale di Milano ha rilevato altresì come non si fosse verificato alcun esaurimento dei diritti della titolare del marchio ai sensi dell’art. 5 c.p.i.. Il Tribunale ha infatti sostenuto che “la produzione e la commercializzazione di prodotti recanti il marchio concesso in licenza ma al di fuori dei limiti espressamente consentiti dalla licenziante integra gli estremi dalla contraffazione di marchio ai sensi dell’art. 20 c.p.i. e consente al titolare di agire anche contro il licenziatario non solo con i rimedi contrattuali ma anche con quelli di cui all’art. 23 c.p.i.”. Come noto, il principio di esaurimento di cui all’art. 5 c.p.i. prevede che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale non possa opporsi alla circolazione di un prodotto che sia stato immesso sul mercato dal titolare stesso o con il suo consenso (pur spettando al convenuto in contraffazione l’onere di provare la fonte lecita delle res litigiose).

Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto che il termine massimo di sei mesi per lo smaltimento delle giacenze previsto dalla licenza si riferisse non solo alla vendita delle giacenze stesse dalla licenziataria a terzi ma alla commercializzazione tout court dei prodotti al consumatore finale, anche da parte degli acquirenti dalla licenziataria. Tale conclusione è stata raggiunta all’esito di un esame complessivo delle disposizioni del contratto di licenza, ai sensi dell’art. 1363 c.c.. Il Tribunale ha infatti osservato che con le pattuizioni sulle modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino, la titolare del marchio si sia voluta “assicurare la non immissione in commercio dei prodotti a proprio marchio oltre i sei mesi dalla scadenza della licenza. E ciò da parte non solo della licenziataria, ma altresì di qualsiasi altro terzo, quindi anche di eventuali terzi cessionari della prima” e che “l’offerta al pubblico di prodotti di precedenti stagioni prima non immessi in commercio – giacenti in magazzino – produce infatti gli stessi possibili effetti pregiudizievoli sul prestigio del marchio a prescindere dalla qualifica soggettiva del distributore”. Una diversa interpretazione del contratto, si legge nell’ordinanza, risulterebbe confliggente con il principio di buona fede contrattuale e con la natura stessa di tale tipologia di contratto.