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Rischio di confusione tra marchi deboli (Imperial vs. Impero Uomo)

La Corte di Cassazione ha di recente emesso un’interessante pronuncia (n. 28818/2017) in materia di marchi deboli e marchi forti e con la quale ha ritenuto non confondibilmente simili il marchio “Imperial”, da un lato, e il marchio “Impero Uomo” dall’altro.

La vicenda ha preso avvio da una sentenza con la quale la Commissione dei Ricorsi aveva confermato il provvedimento di rigetto di un’opposizione pronunciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). In particolare, infatti, la titolare del marchio comunitario denominativo “Imperial” per le classi 24 e 25, nonché dell’omonimo marchio nazionale per le classi 3, 9, 14 e 25, aveva proposto opposizione dinanzi all’UIBM contro la domanda di registrazione del marchio nazionale “Impero Uomo” per le classi 3, 18 e 25.

A seguito del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa dalla Commissione dei Ricorsi, il Supremo Collegio ha ritenuto di rigettare le doglianze della ricorrente. In particolare la Corte ha ritenuto di aderire all’impostazione  della Commissione Ricorsi che aveva reputato debole la radice “imper” presente nel marchio della ricorrente e come tale non in grado di privare di validità marchi complessi altrui nei quali la medesima radice appariva unitamente altri segni o diciture (nel marchio oggetto di opposizione la parola “uomo” era posta sotto la parola “impero”, che era, a sua volta, sovrastata da una componente figurativa, fortemente stilizzata, rappresentata da una corona a tre punte).

La Suprema Corte non ha neanche condiviso l’argomentazione della ricorrente secondo cui la pretesa distanza semantica del fonema “Imperial” con i prodotti da esso contraddistinti finiva per attribuire al medesimo segno capacità distintiva. Ha ritenuto, infatti, che la debolezza del fonema “Imperial” trovava conforto nel consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 30/2005 (Codice di Proprietà Industriale), con il quale veniva escluso il carattere distintivo di parole, figure o segni che venivano impiegati usualmente nel linguaggio comune, industriale o commerciale non già per evocare o descrivere un singolo prodotto o servizio, ma per magnificare in genere tutti i prodotti o servizi ai quali venivano riferiti, sottolineando il livello superiore delle relative caratteristiche (ad es., fine, super, extra), della raffinatezza dell’utente cui erano destinati (ad. es., deluxe, elite, top) o del prestigio che conferivamo a chi se ne avvaleva (ad. es., royal, prestige, etc.), esaltando agli occhi del consumatore medio le qualità di qualsiasi prodotto o servizio per il quale vengano adoperate (e, quindi, non destinate ad assumere un significato particolarmente originale, anche laddove non avessero un collegamento concettuale con le caratteristiche specifiche del prodotto o del servizio contrassegnato).

La Corte di Cassazione ha poi proseguito nella sua esposizione, rilevando come la tutela del c.d. secondary meaning, introdotta nel 1992 e recepita dall’art. 13, commi secondo e terzo, del Codice di Proprietà Industriale è stata estesa dalla fattispecie iniziale dell’acquisto di capacità distintiva – a causa del consolidarsi del suo uso sul mercato – da parte di un marchio originariamente privo di tale capacità per via della sua genericità, descrittività o mancanza di originalità, a quella della trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, con il conseguente riconoscimento della medesima tutela accordata ai marchi originariamente forti e l’affermazione che l’accertamento della contraffazione andava effettuato in base agli stessi criteri che presiedevano alla tutela del marchio forte. Nel caso di specie, tuttavia, la verificazione di tale fenomeno in relazione al marchio intrinsecamente debole non era stata specificamente dedotta, essendosi la ricorrente limitata a far valere genericamente la notorietà acquisita dal marchio, senza specificare le circostanze di fatto da cui avrebbe potuto desumersi l’intervenuto acquisto della pretesa capacità distintiva.

La Suprema Corte ha, inoltre, rigettato la tesi della ricorrente secondo cui nel fare il raffronto tra il proprio marchio e quello avversario la Commissione Ricorsi avrebbe identificato l’elemento dominante del secondo nella parola “Uomo” nonostante detto segno rivestisse una valenza meramente descrittiva della destinazione dei prodotti e cioè l’abbigliamento maschile.

La Corte ha ritenuto che sebbene la debolezza della radice “imper” avesse indotto la Commissione Ricorsi ad escludere un ruolo dominante della stessa nell’ambito del marchio oggetto di opposizione e a riconoscere tale ruolo alla parola “uomo”, tale conclusione non comportava l’attribuzione alla parola “uomo” della qualifica di elemento forte del marchio. Sotto questo profilo, è noto come secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di marchio complesso i segni che lo compongono non devono essere necessariamente dotati di forte capacità distintiva, ma possono anche risultare, sia separatamente che nella loro combinazione, privi di una particolare forza individualizzante, con la sola conseguenza che in tal caso il marchio complesso sarà configurabile come marchio debole, anziché come marchio forte (cfr. Cass.  1249/2013 e n. 10071/2008). In quest’ottica, la portata descrittiva da riconoscersi eventualmente alla parola “uomo” (in quanto riferibile alla destinazione dei capi di abbigliamento e degli accessori commercializzati dalla titolare del marchio oggetto di opposizione) non può considerarsi di per sé idonea ad escludere la capacità distintiva del marchio, essenzialmente ricollegabile, come ritenuto dalla sentenza impugnata, alla combinazione dei due termini da cui è composto, considerata di per sé sufficiente a “diluire” il marchio debole anteriore (Imperial) in una nuova entità, avente una sua originale capacità distintiva (Impero Uomo).

Al riguardo, la Commissione aveva ritenuto che la parola “uomo”, oltre a costituire la componente prevalente a livello visivo, imponeva a livello fonetico un’intonazione ed un ritmo ben diversi alla sillabazione rispetto al marchio anteriore, e determinasse a livello concettuale un rafforzamento della connessione del gusto maschile con il dominio di un imperatore, reputando insussistente il rischio di confusione, in considerazione della debolezza del marchio anteriore e della complessità di quello successivo, che aveva ulteriormente diluito la predetta debolezza in un nuovo segno distintivo dotato di una sua originale capacità distintiva.

La Corte di Cassazione ha, infine, precisato che il predetto orientamento non si poneva in alcun modo in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’inclusione in un marchio complesso di un elemento che caratterizzava un marchio semplice precedentemente registrato si traduceva in una contraffazione, anche laddove il nuovo marchio fosse costituto da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio, postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata, non è riferibile all’ipotesi in cui, come nella specie, la predetta inclusione comporti un’alterazione sostanziale del significato del marchio (in considerazione della sua debole capacità distintiva) derivante dall’adozione di una parola o un’espressione avente carattere meramente descrittivo: mentre infatti per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass. 13170/2016, n. 1267/2016 e n. 14787/2007).

Il Supremo Collegio ha, per i motivi evidenziati sopra, rigettato il ricorso per cassazione.