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Azioni parallele in tema di contraffazione e competenza del tribunale preventivamente adito

La Corte di Giustizia (causa C‑231/16), in seguito alla domanda proposta dal Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo, Germania), ha emesso di recente  una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 109,  comma 1, del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 e segnatamente in merito a quelle ipotesi in cui vengono incardinate azioni per contraffazione in due diversi Stati membri dell’UE, una con un marchio nazionale e l’altra con un marchio europeo.

La ricorrente (Merck KGaA) e le resistenti (Merck & Co Inc. e Merck Sharp & Dohme Corp.) appartenevano inizialmente allo stesso gruppo societario, per poi separarsi nel 1919.

Merck KGaA era titolare del marchio nazionale britannico MERCK e di un identico marchio denominativo europeo.

Nonostante i due gruppi “Merck” avessero stipulato un contratto che disciplinava l’utilizzo del marchio in Europa, era sorto un contenzioso avente ad oggetto l’uso del medesimo marchio da parte delle resistenti in nomi a dominio e nei social media.

Merck KGaA aveva inizialmente intentato un’azione per contraffazione nel Regno Unito, sostenendo che il proprio marchio nazionale britannico era stato oggetto di contraffazione in quel paese. La stessa aveva anche incardinato, presso il tribunale regionale di Amburgo, un’azione per contraffazione del proprio marchio europeo in quanto sarebbe stato contraffatto su tutto il territorio dell’Unione europea.

Ciò ha dato luogo a una situazione in cui erano pendenti procedimenti paralleli in Inghilterra e Germania, che si “sovrapponevano”.

Il tema portato all’attenzione della Corte di Giustizia era se in base al Regolamento sui Marchi Comunitari il giudice successivamente adito – ovvero il tribunale tedesco – dovesse dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice al fine di evitare la duplicazione di giudizi e l’emissione di sentenze contrastanti aventi ad oggetto la presunta contraffazione che si sarebbe verificata del Regno Unito.

La Corte ha dichiarato che la condizione di cui all’art. 109, comma 1, lett. a), del Regolamento sui Marchi Comunitari viene soddisfatta in caso di azioni per contraffazione, fondate, in un primo caso, sulla presunta contraffazione di un marchio nazionale nel territorio di uno Stato membro (Regno Unito), e, in un secondo caso, sulla presunta contraffazione di un marchio europeo (con riguardo anche allo stesso Stato membro e cioè il Regno Unito).

Qualora azioni per contraffazione proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti hanno ad oggetto un marchio nazionale, nell’un caso, e un marchio dell’Unione Europea, nell’altro caso, il tribunale successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito relativamente a quella parte della controversia legata al territorio dello Stato Membro cui faceva riferimento l’azione per contraffazione incardinata innanzi al tribunale preventivamente adito (sebbene il considerando 16 del Regolamento n. 207/2009 avesse dichiarato che gli effetti delle decisioni riguardanti la validità e la violazione di marchi UE dovessero riguardare l’intera area dell’Unione europea, onde evitare l’emissione di giudizi contrastanti da parte dei tribunali e dell’EUIPO e garantire che il carattere unitario dei marchi UE non venisse compromesso, la Corte aveva in passato affermato che la portata territoriale del divieto poteva, in determinate circostanze, essere limitata).

Orientamenti della giurisprudenza europea e italiana in tema di giurisdizione su illeciti commessi tramite siti web esteri

Con la sentenza emessa nel procedimento C-441/13 relativo ad una violazione di diritti d’autore realizzata attraverso un sito web, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Anche se tale Regolamento è stato sostituito a partire dal 10 gennaio 2015 dal nuovo Regolamento CE n. 1215/2012, l’articolo 7.2 del nuovo Regolamento riproduce fedelmente il testo del previgente articolo 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’espressione “il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” contenuta nell’articolo 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001 si riferisce sia al luogo in cui il danno si è prodotto, sia al luogo in cui l’evento da cui è derivato il danno (o la condotta) è stato posto in essere. Secondo tale impostazione, quindi, il convenuto può essere citato davanti al giudice competente in uno di entrambi i suddetti luoghi.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Giustizia, la presunta violazione dei diritti d’autore consisteva nella pubblicazione su un sito web di alcune fotografie senza il consenso del suo autore. La Corte ha stabilito che l’evento che aveva determinato la lesione dei diritti d’autore doveva attribuirsi al comportamento posto in essere dal convenuto (e dunque la condotta era stata localizzata nel luogo in cui il proprietario del sito web, nel caso di specie una società, aveva la propria sede, atteso che era quello il luogo in cui era stata intrapresa e portata a termine la decisione di pubblicare sul sito web le fotografie della ricorrente). Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, è necessario altresì verificare quale giudice abbia la competenza in base al criterio del luogo in cui il danno contestato si è effettivamente verificato. A tal fine, sostiene la Corte, risulta irrilevante individuare quale sia lo stato membro nei cui confronti il sito web è destinato. Al contrario, il danno – e/o la probabilità che lo stesso si verifichi – si produce nello stato membro in cui l’accesso al sito web viene effettuato (con la conseguenza che tale Stato potrà eventualmente avere giurisdizione sulla controversia).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha inoltre precisato che la tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi che viene accordata dallo stato membro del giudice in cui è stata incardinata l’azione vada circoscritta al territorio di quello stato. Pertanto, il giudice adito sulla base del luogo in cui il danno si è verificato sarà competente a conoscere del solo danno cagionato all’interno del territorio in cui esercita la propria giurisdizione.

La menzionata sentenza della Corte di Giustizia non appare del tutto conforme agli orientamenti della giurisprudenza italiana, anche se deve osservarsi come l’applicazione dei principi generali di diritto affermati dalla Corte di Giustizia avrebbe portato i tribunali italiani alle medesime conclusioni.

In particolare, con una ordinanza del 16 marzo 2009, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, ha stabilito la sussistenza della propria giurisdizione in merito ad un’azione cautelare promossa da una società italiana nei confronti di una società inglese per l’illecito sfruttamento di una banca dati tutelata dal diritto d’autore posto in essere da quest’ultima attraverso il proprio sito web g.TLD.com registrato all’estero (nello specifico la banca dati della ricorrente era stata “incorporata” nel sito web della resistente). In particolare, la Corte ha affermato che l’evento dannoso si era verificato in Italia ai sensi dell’articolo 5.3 del Regolamento n. 44/2001, dal momento che il sito web della società resistente era rivolto esclusivamente ad utenti italiani ed era in diretta concorrenza con il sito web della ricorrente (proprietaria della banca dati) che operava anch’esso sul mercato italiano.

In una seconda sentenza emessa il 16 dicembre 2009, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, ha affermato la propria giurisdizione relativamente ad un ricorso presentato dall’emittente del programma televisivo italiano “Il Grande Fratello”, che era stato messo a disposizione del pubblico tramite i siti web di YouTube e Google Video. Il ricorso era stato promosso nei confronti di You Tube LLC, You Tube Inc. e Google UK ed era fondato sulla violazione dei diritti connessi relativi alla emissione delle trasmissioni televisive. Anche se il materiale audiovisivo era stato caricato nel territorio degli Stati Uniti, ove era situato il server, la Corte ha affermato che l’evento dannoso doveva localizzarsi in Italia sulla base delle seguenti considerazioni: i) il ricorrente esercitava la propria attività, inclusa la trasmissione del programma televisivo “Il Grande Fratello”, in Italia; ii) il contenuto era stato reso disponibile (e quindi accessibile al pubblico) dai convenuti nel settore di mercato in cui il ricorrente esercitava i propri diritti di sfruttamento economico del programma (Italia); iii) il programma televisivo “Il Grande Fratello” trasmesso dal ricorrente era rivolto al pubblico italiano. Nel caso in esame, la Corte ha invero applicato l’articolo 5.3 della Convenzione di Bruxelles, in quanto il convenuto non era residente in un paese membro dell’Unione Europea. Tale disposizione, tuttavia, rispecchia integralmente il testo dell’articolo 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001.