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Azioni parallele in tema di contraffazione e competenza del tribunale preventivamente adito

La Corte di Giustizia (causa C‑231/16), in seguito alla domanda proposta dal Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo, Germania), ha emesso di recente  una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 109,  comma 1, del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 e segnatamente in merito a quelle ipotesi in cui vengono incardinate azioni per contraffazione in due diversi Stati membri dell’UE, una con un marchio nazionale e l’altra con un marchio europeo.

La ricorrente (Merck KGaA) e le resistenti (Merck & Co Inc. e Merck Sharp & Dohme Corp.) appartenevano inizialmente allo stesso gruppo societario, per poi separarsi nel 1919.

Merck KGaA era titolare del marchio nazionale britannico MERCK e di un identico marchio denominativo europeo.

Nonostante i due gruppi “Merck” avessero stipulato un contratto che disciplinava l’utilizzo del marchio in Europa, era sorto un contenzioso avente ad oggetto l’uso del medesimo marchio da parte delle resistenti in nomi a dominio e nei social media.

Merck KGaA aveva inizialmente intentato un’azione per contraffazione nel Regno Unito, sostenendo che il proprio marchio nazionale britannico era stato oggetto di contraffazione in quel paese. La stessa aveva anche incardinato, presso il tribunale regionale di Amburgo, un’azione per contraffazione del proprio marchio europeo in quanto sarebbe stato contraffatto su tutto il territorio dell’Unione europea.

Ciò ha dato luogo a una situazione in cui erano pendenti procedimenti paralleli in Inghilterra e Germania, che si “sovrapponevano”.

Il tema portato all’attenzione della Corte di Giustizia era se in base al Regolamento sui Marchi Comunitari il giudice successivamente adito – ovvero il tribunale tedesco – dovesse dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice al fine di evitare la duplicazione di giudizi e l’emissione di sentenze contrastanti aventi ad oggetto la presunta contraffazione che si sarebbe verificata del Regno Unito.

La Corte ha dichiarato che la condizione di cui all’art. 109, comma 1, lett. a), del Regolamento sui Marchi Comunitari viene soddisfatta in caso di azioni per contraffazione, fondate, in un primo caso, sulla presunta contraffazione di un marchio nazionale nel territorio di uno Stato membro (Regno Unito), e, in un secondo caso, sulla presunta contraffazione di un marchio europeo (con riguardo anche allo stesso Stato membro e cioè il Regno Unito).

Qualora azioni per contraffazione proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti hanno ad oggetto un marchio nazionale, nell’un caso, e un marchio dell’Unione Europea, nell’altro caso, il tribunale successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito relativamente a quella parte della controversia legata al territorio dello Stato Membro cui faceva riferimento l’azione per contraffazione incardinata innanzi al tribunale preventivamente adito (sebbene il considerando 16 del Regolamento n. 207/2009 avesse dichiarato che gli effetti delle decisioni riguardanti la validità e la violazione di marchi UE dovessero riguardare l’intera area dell’Unione europea, onde evitare l’emissione di giudizi contrastanti da parte dei tribunali e dell’EUIPO e garantire che il carattere unitario dei marchi UE non venisse compromesso, la Corte aveva in passato affermato che la portata territoriale del divieto poteva, in determinate circostanze, essere limitata).

Rideposito del marchio e mala fede secondo la giurisprudenza dell’UAMI

La divisione di cancellazione dell’UAMI (procedimento n. 7654C) ha recentemente dichiarato invalido il marchio comunitario SHAKEY’S” n. 10511228 in quanto depositato in mala fede. La divisione dell’UAMI ha ritenuto che il marchio contestato fosse identico ad un altro marchio comunitario “SHAKEY’S” n. 149096 registrato dal medesima società richiedente che era stato già dichiarato decaduto per non uso (procedimento n. 5760C). L’importanza di tale pronuncia risiede nel fatto che è la prima volta che l’UAMI dichiara invalido un marchio ritenendolo un rideposito effettuato in mala fede con la finalità di eludere quanto statuito da una precedente decisone di invalidità. In particolare, la Divisione di cancellazione ha ritenuto che il richiedente al momento del deposito del marchio comunitario contestato (no. 10511228) fosse perfettamente a conoscenza del fatto che: i) non sarebbe stato in grado di provare l’uso del marchio SHAKEY’S nella Unione Europea e che pertanto il procedimento si sarebbe concluso con la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario n. 149096 (come poi è in realtà accaduto); ii) il deposito del marchio contestato n. 10511228 non era finalizzato all’utilizzo del marchio stesso per i prodotti e servizi richiesti ma ad evitare le conseguenze della dichiarazione decadenza per non uso del marchio n. 149096 (che il richiedente sapeva che sarebbe stata inevitabile). La Divisione di cancellazione ha osservato al riguardo che “il marchio comunitario contestato è stato depositato con una finalità fraudolenta rispetto all’Ufficio e contraria alle oneste pratiche commerciali rispetto ai concorrenti”. L’UAMI ha inoltre fatto una distinzione con il caso PELIKAN (T-136-11) osservando che nel caso in esame la domanda di nullità contro il marchio n. 149096 era stata depositata quattro mesi prima della data di deposito del marchio n. 10511228, mentre nel caso PELIKAN il Tribunale aveva escluso la mala fede in quanto al momento del deposito del marchio PELIKAN (n. 3325941) il richiedente non aveva oggettive ragioni di credere che cinque anni dopo sarebbe stata presentata una domanda di nullità nei confronti di un identico marchio comunitario (n. 179226). Nel caso “SHAKEY’S” l’UAMI ha ritenuto che “la mala fede viene accertata secondo una complessa valutazione che tiene in considerazione varie circostanze. Nel caso di specie la mala fede del richiedente non risiedeva soltanto nel fatto di avere richiesto il rideposito di un marchio già depositato ma anche in altre circostanze”, come ad esempio il fatto che il richiedente avesse tentato di porre fine al procedimento di invalidità del marchio n. 149096 (n. 5760C) rinunciando al marchio stesso prima che la pronuncia venisse emessa. Secondo l’UAMI tale tentativo dimostra che il richiedente del marchio aveva previsto l’esito negativo del procedimento di invalidità contro il marchio n. 149096 e avesse tentato di evitare che l’Ufficio si pronunciasse. Inoltre, la Divisione di cancellazione non ha accolto l’argomentazione avanzata dal richiedente a sua difesa secondo la quale la circostanza che prima del deposito del marchio n. 10511228 nessuno avesse provveduto al deposito di un marchio simile o identico dimostrasse la sua buona fede. Al riguardo, l’UAMI ha ritenuto che il richiedente fosse a conoscenza dell’interesse di terzi ad ottenere l’invalidità del marchio in esame a seguito del deposito della domanda di nullità contro il marchio n. 149096. Infine, l’UAMI ha ritenuto infondata l’argomentazione del richiedente secondo la quale il marchio contestato n. 10511228 non fosse un mero rideposito del marchio n. 149096 poiché il primo copriva prodotti e servizi ulteriori rispetto al secondo. Al riguardo l’UAMI ha osservato che il marchio contestato n. 10511228 era stato depositato in mala fede sia con riguardo ai prodotti e servizi contenuti nelle classi 30 e 43 (da ritenersi identici a quelli in classe 30 e 42 coperti dal marchio n. 149096) che con riferimento a quelli in classe 29 i quali dovevano ritenersi strettamente correlati ai prodotti in classe 30 dove era stato depositato il marchio n. 149096 dichiarato decaduto per non uso. La Divisione di cancellazione dell’UAMI ha ritenuto che ragionando diversamente sarebbe stato permesso al richiedente di poter azionare il marchio per prodotti o servizi non identici in eventuali procedimenti di opposizione contro marchi depositati successivamente (quali ad esempio quelli depositati da chi aveva promosso il procedimento di invalidità) così frustrando gli obiettivi del regolamento comunitario e permettendo in maniera abusiva ad un soggetto di “vantare un monopolio su un segno senza l’intenzione di usarlo, semplicemente procedendo al rideposito della stessa registrazione per prodotti o servizi che non sono identici a quelli della registrazione precedente ma che sono sufficientemente correlati da poter essere azionati” in un procedimento di opposizione, in tal modo finendo con l’ampliare in modo illegittimo il periodo di cinque anni stabilito dal Regolamento per usare il marchio. L’UAMI ha ritenuto dunque che “nessuna presunzione di buona fede e/o di effettiva intenzione di usare il marchio potesse ricorrere in relazione si prodotti e servizi aggiuntivi presenti nel marchio comunitario contestato”.

Rischio di confusione tra i marchi SKYPE e SKY.

Con tre sentenze emesse all’esito delle cause T-423/12, T-183/13 e T-184/13 il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato l’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio (figurativo e denominativo) SKYPE e il marchio denominativo SKY.

In particolare, nel 2005 e nel 2006 la società Sky Broadcasting Group (divenuta Sky e Sky IP International) aveva proposto opposizione contro la domanda di marchio SKYPE lamentando un rischio di confusione con il marchio denominativo comunitario SKY di sua titolarità, depositato nel 2003 per prodotti e servizi identici. Con decisioni del 2012 e del 2013, l’UAMI aveva accolto l’opposizione, ravvisando, in sostanza, l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi coinvolti. Skype aveva chiesto l’annullamento di tali decisioni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Il 5 maggio 2015 il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti da Skype Ultd confermando quindi l’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio (figurativo e denominativo) SKYPE e il marchio denominativo KY. Nello specifico, il Tribunale ha precisato che il rischio di confusione sussiste anche con riguardo al marchio figurativo SKYPE. Difatti, il bordo a forma di nuvola o di bolla che circonda il marchio “SKYPE” non rimette in discussione il grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale. Sotto il profilo visivo, infatti, l’elemento figurativo si limita a mettere in risalto l’elemento denominativo ed è quindi percepito come un semplice bordo. Dal punto di vista fonetico, l’elemento figurativo non è idoneo a produrre un’impressione fonetica, la quale resta esclusivamente determinata dall’elemento denominativo. Infine, sul piano concettuale, l’elemento figurativo non veicola alcun concetto a parte, eventualmente, quello di una nuvola, il che potrebbe allora ulteriormente aumentare la probabilità di identificazione dell’elemento “sky”. Entro due mesi a decorrere dalla data della notifica delle decisioni del Tribunale Skype potrà proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia.